出願した商標が登録を受けるためには、いろんなハードルを越えねばなりませんが、その代表的なものの一つに「自分の商品/役務と他人の商品/役務との識別できるようなものでないとダメ」（商標法3条1項各号）というのがあります。
このハードルで拒絶されるのが多いパターンは「商品/役務の内容を表す説明的な言葉」（3条1項3号）と判断された場合です。例えば、指定商品が「パン」として、「名古屋パン」は”名古屋で作ってるパン”、「やはらかパン」は”柔らかいパン”、「ヘルシーパン」は”健康によいパン”を表す説明的な言葉と判断されて、商標登録できない可能性があります（通常書体の文字だけの場合）。
こういった商標は、自分の商品/役務と他人の商品/役務とを識別させにくいし、一人に独占させると不味いよね！という理由で、登録できない可能性がある、というわけです。
↑上のようにわかり易い説明的な言葉でなくても、最近その業界でよく使われてるから意味がわかっちゃうなーという言葉も、同じ理由で、登録できないことが多いです。
例えば、広告業に「ささげ」、測定機器に「非満水電磁」など、聞く人が聞けば「ああ、あれね」という言葉は、現に多くの人が使っているので、自分の商品/役務と他人の商品/役務とを識別させにくいし、一人に独占させると不味い、というわけです。
で、そういった商標が「いつ」使われていたら登録できないかというと、出願に対して査定（特許庁の審査結果）/審決（特許庁の審判結果）が出るとき、とされています。現状ですと査定が出るまでだいたい１年くらいかかってるので、出願時に誰も使っとらんから安心と思っても出願しても、査定/審決が出るときまでに業界でまあまあ広まってしまった～となると、ロジック的には登録できないことになります。
ですが、そのロジックとはちょっと違うような最近の審決が２件あったので、それをご紹介するとともに、なんでかな～というのを探ってみます。
「ケーブルマスコット」と「ひろびろボウル」という商標の審決をご紹介します。
これらの商標は、出願したけど「自分の商品/役務と他人の商品/役務との識別できるようなものでない」とされて拒絶の査定を受けたので、その次のステージの審判で争って、登録OKの審決が出たものです。
○「ケーブルマスコット」（不服2020-3887）
第9類「スマートフォン・携帯電話用のコネクタ用保護カバー」が指定商品で、出願人さんの実際の使用態様としては、コネクタの部分にキャラクターを模したカバーが付いてるケーブルを「ケーブルマスコット」と称しているようです。
拒絶の査定では
『本願の指定商品を取り扱う業界において,各種のケーブルに取り付けるマスコット型の装飾品が取引され,そのような商品を『ケーブルマスコット』と称している実情が確認できる。』
などとされてました。
一方、審決では、以下のように判断され、登録OKとなっています。
『本願商標は,「ケーブルマスコット」の文字を横書きしてなるところ,構成中の「ケーブル」の文字は「電線・光ファイバーなどに外被をかぶせたもの。」の意味を,また,「マスコット」の文字は「幸運をもたらす人または物。身辺に置いて大切にする人形,また団体・催事のシンボルとする動物などをいう。」の意味を(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)有する語であって,これらを結合してなる「ケーブルマスコット」の文字が,原審において説示した意味合いを暗示させ,使用されている事例が散見されるとしても,補正後の指定商品との関係においては,商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において,「ケーブルマスコット」の文字が,商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。』
なんで業界で使ってる実情があるのに、登録OKの審決になったんだー？
と、経緯を詳しくみてみると、どうやら「ケーブルマスコット」という商標を使い始めたのはこの出願人さんで、業界で使われ出したのはこの出願より後のようですが事例も少なく（一部事例は「ケーブルマスコット」という言葉の説明付きということもあり「直接的に表示」事例でない）、また、出願人さんは自発的にTMと付してアピールしてたり、「ケーブルマスコット」系商品では出願人さんの商品が一番シェアも大きい…等などの事情があったようです。
ロジック的には審決が出るときまでに業界で広まってしまったとなると登録できないはずですが、こういった事情も考慮されたのかもしれません。
○「ひろびろボウル」（不服2020-4952）
第11類の「流し台，便器」などが指定商品で、出願人さんの実際の使用態様としては、洗面台に使っているようです。
こちらも拒絶査定では
『本願指定商品に関連する分野において,『ひろびろボウル』や『広々ボウル』の語が,前記のような意味合いで実際に使用され,そのような商品が生産,販売されている事実が認められる。』
などとされていました。
一方、審決では、以下のように判断され登録OKとなっています。
『本願商標は,「ひろびろボウル」の文字を標準文字にて表してなるところ,構成中の「ひろびろ」の文字は「いかにもひろいさま。はるか開けているさま。」(株式会社岩波書店 広辞苑第七版)を意味するものであり,また,「ボウル」の文字は,本願の指定商品との関係において,「(洗面用)ボウル,(便器用)ボウル」の意味合いを認識させる場合があって,これらを結合してなる「ひろびろボウル」の文字が,使用されている事例が散見されるとしても,原審において説示した意味合いを暗示させるにとどまり,商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるというよりは,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ひろびろボウル」の文字が,商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。』
こちらも、業界で使ってる実情があるのに、登録OKの審決になった理由はなんだー？
と、経緯を詳しくみてみると、どうやら「ひろびろボウル」はこの出願人さんの使用例が一番多く、かつ、「ひろびろボウル」ドンピシャ表記で他社が使っていたのは１件しかなかったようで、「直接的に表示」事例がないようでしたが、なんといっても、他社が使っていた「ひろびろ陶器ボウル」が登録されていたのが効いたのでは！？とか穿った見方をしてしまいました。
商標法3条1項各号に該当する商標は、前記のとおり、①自分の商品/役務と他人の商品/役務とを識別させにくいし、②一人に独占させると不味い、という理由で登録できない、と説明されることが多いです。
個人的には、どちらかというと ②重視派です。
①は出願人の努力次第で識別させることができるようにもなるし、仮に識別力が足りんかったとしても大きな不都合ないように思えるので、あんま厳しくしなくていいじゃんね？（←極端ですかね汗）
ただし、②はやっぱりダメだよね、①が大丈夫だとしても、公益性を害するような独占的適応性がないものは登録しちゃいかんよね、
みたいな。
まあ両者のバランスですが、実務家としては、まず②を考慮してバランスを考えたい。
3条1項3～6号に該当するようなものも公益性レベルには結構幅があって、有名な地名や単色などは公益性でいうと最高レベルなので登録のハードルを高くするのは理にかなっているように思います。一方、造語っぽい歌手名・バンド名（※１）なんかは公益性レベルは低いように思うので、（その他のハードルをクリアすることを前提として）ぶっちゃけ全部登録できるようにしちゃえばいいんじゃんね？とか極端すぎますかね？ （※２）
※１：歌手名やバンド名が広く認識されるようになった場合、「録音済みのコンパクトディスク｣等に使用すると、｢品質｣を表示するとして、登録できないことになっています（商標審査基準）。
※２：登録したとしても、「他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標」である場合は、その他人の使用行為に商標権の効力は及ばないとなっているので（26条1項1号）、これによって調整が可能と思います。
…この勝手な自分的基準も、そのうち変わるかもしれませんが。
（変わることを「進化する」と称して誤魔化すこと多々あり。）
今のところの勝手な自分的基準に照らすと、上記の「ケーブルマスコット」はもともと出願人さんが使い始めたという事情があり、若干意味もわかりにくい言葉だし、出願人さんの他に使っている事例は出願人さんの追随ぽいやつで数も少ないといった事情などを考慮すると、公益性レベルがそれほど高くないように思えます。
また、「ひろびろボウル」も同様に、この表記ドンピシャで使っているのが出願人さん以外に1件しかなかったことに加え、他社の「ひろびろ陶器ボウル」が登録されているため、「ひろびろボウル」が登録になってもそれ相応の類似範囲しか認められないように考えられ、他社は表記をちょっと変更したり、もっと記述的な説明文に変更すれば、権利範囲外になると思うので、大きく公益性を害するような権利行使はできないように思えます。
以上のような意味で、審決も、バランスをとったともいえるのかな。
一見「？」と思えるような審決も、いろいろと背景を探ってみると、なるほどそういう事情が と思える結論になっているかもしれないということを再認識させてくれた事案でした。
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